美国联邦巡回上诉法院在南佛罗里达大学董事会诉美国政府一案（22-2248）中的判决暗示了联邦政府根据《拜杜法案》（Bayh-Dole Act）享有许可权的广泛范围。

本案源于联邦诉讼法院（Court of Federal Claims）依据《美国法典》第28编第1498（a）条审理的一起专利侵权纠纷案件。南佛罗里达大学（USF）对阿尔茨海默氏症研究中的转基因小鼠专利享有所有权，该大学起诉联邦政府的理由是一家政府承包商在联邦政府的授权和同意下制造并使用了该专利所涵盖的转基因小鼠。作为辩护方，联邦政府抗辩称：根据《拜杜法案》，它对该发明有许可权，因为该发明是在政府资助下研发的，联邦诉讼法院支持了政府的观点，认定政府没有侵权。

在上诉过程中，联邦巡回上诉法院维持了政府对该专利发明享有许可权的原判决。联邦巡回上诉法院认为，产生发明成果的这项研究是“根据资助协议开展的工作”——尽管这项研究开展于资助协议生效日期前几个月。因此，它属于政府享有许可的“发明对象”。

该发明专利的研究经费来自美国国立卫生研究院（NIH）批复给梅奥诊所的拨款，但其中的部分研究——实际上是该专利发明的首次付诸实践——是在USF进行的。由于这种安排，NIH在实施《拜杜法案》的政策中要求梅奥诊所和USF签订分包合同，以便将梅奥诊所获得的资助款支付给USF开展研究。梅奥诊所和USF只是在USF科学家完成了专利发明首次实践的几个月后才签订了这份合同。

联邦巡回上诉法院认为，《拜杜法案》并不要求资助协议必须早于发明成果实现之前签订。相反，该法院认为《拜杜法案》的措辞非常宽泛，规定了“要支付在分包合同实施或生效日期之前已完成的工作的费用”。由于USF与梅奥诊所达成了资助协议，并接受了资助协议签订前梅奥诊所为完成研究支付给NIH的资金，该法院认为《拜杜法案》适用于该研究。

联邦巡回上诉法院解释道，案卷有力地支持了法院的结论，因为本案所示的事实模式——直到获得资助后才执行分包合同，然而资助范围内的工作无需等待分包合同签署即可开展——是一种常见的模式。法院的理由是，这种事实模式允许在不等待资助授予手续最终完成的情况下推进有用知识的发展。

这一判决是在政府行政部门发布关于机构在决定是否行使介入权（march-in rights）时可能考虑的因素（包括价格和其他条款）的指导草案之际作出的。该指导草案由白宫提出，是旨在提高纳税人赞助药物和其他发明的可负担性的行动内容的一部分，但该拟议政策引发了人们对创新影响的担忧。

综上所述，创新者和被许可人在寻求资金、起草许可协议、对曾经和现在的研究投入进行尽职调查以及打算如何为产品或方法定价时，不妨牢记美国联邦政府对其发明的潜在权利。（编译自www.mondaq.com）

翻译：吴娴　校对：王丹



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