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美国:标准必要专利实施者的禁诉令申请难以成功

标准必要专利(SEP)的实施者在与SEP所有者进行专利许可争论时常常会采取包括寻求禁诉令(ASI)等策略。这一策略近期再次成为人们关注的焦点,因为北卡罗来纳州东区联邦地区法院(EDNC)的法官特伦斯.博伊尔(Terrance Boyle)这次驳回了ASI请求。在爱立信诉联想案中,他驳回了联想提出的ASI请求,即阻止执行爱立信在外国诉讼中获得的SEP禁令。博伊尔不仅强调了ASI的真正特殊性以及法院在作出裁决前必须完成的多项调查,还论证了SEP实施者获得ASI的机会渺茫。

                                                                        

背景介绍

 

关于爱立信与联想之间的纷争,了解一些背景情况是十分必要的。爱立信和联想都拥有纳入5G蜂窝标准的SEP。爱立信和联想必须按照欧洲电信标准协会(ETSI)的成员资格要求,以公平、合理和非歧视(FRAND)的条款为各自SEP提供许可,ETSI负责监督5G开发和标准起草工作。然而,经过多年谈判,爱立信和联想未能就许可条款达成一致。2023年底,爱立信在美国、英国、巴西和哥伦比亚等全球各地对联想提起专利侵权诉讼。在向联想美国子公司所在地EDNC提起的诉讼中,爱立信要求法院宣布爱立信最新提出的每台1%的特许权使用费和4美元的上限符合FRAND原则。如果法院认定爱立信的要约不符合FRAND原则,那么爱立信还请求法院确定一个全球性的FRAND费率。

 

爱立信在多个司法管辖区提起诉讼后不久,哥伦比亚和巴西法院都禁止联想在这些国家销售基于爱立信SEP5G产品。联想认为南美的禁令违反了ETSIFRAND义务,向美国法院寻求ASI,试图阻止爱立信执行外国禁令。联想提出请求的依据是,案件在美国的判决结果将对哥伦比亚和巴西的诉讼起到决定性作用,因为该美国诉讼的结果将会触发全球许可。

 

ASI的驳回命令

 

作为铺垫,博伊尔要求在SEPFRAND以及获得ASI的测试方面提供有用的背景证明。博伊尔强调,除其他要求外,申请ASI的一方当事人必须证明,法院所审理案件的结果将对外国诉讼禁令具有决定性意义。只有在这一点属实的情况下,法院才会根据案情评估ASI是否合适。

 

博伊尔在这里止步于ASI分析的第一步。他驳回了联想的论点,认为确定FRAND费率的裁决不会对巴西和哥伦比亚的案件产生决定性影响。他还认为,虽然联想声称会接受该法院设定的FRAND费率,但如果法院认定爱立信最初的要约符合FRAND费率,那么联想可能不会接受。换句话说,联想认同接受该法院确定的独立费率,而不愿意接受法院采纳爱立信已确定的要约费率的结果。从字里行间可以看出,联想更愿意接受法官提出的低于爱立信已经提出的FRAND费率。

 

法院解释称,如果法院同意爱立信的要约符合FRAND原则,联想可以作出三选一的选择:(1)接受要约;(2)拒绝要约,不实施SEP;或(3)拒绝要约,但继续实施SEP。当然,还有法院没有列举的第四种选择:如果联想不满意爱立信的费率(或法院设定的不同费率),那么联想可以放弃美国5G市场。最终,由于联想试图通过敞开大门寻求更多的可能性,从而最大限度地提高自己的可选性,博伊尔得出结论:“法院不认为,解决基础合同问题会迫使联想或爱立信达成全球许可协议,从而成为解决巴西和哥伦比亚诉讼专利侵权诉求的关键”。

 

启示

 

联想只是ETSI SEP实施者在电信领域继续寻求与SEP所有者确定合理支付费用的一个例子。在美国,实施者曾多次试图获得禁诉令,但都被法院驳回。博伊尔在本案中的裁决具有一定的参考性,因为它再次证明了实施者使用ASI策略难以获得成功。

 

博伊尔在本案中的论证表明,美国法院将看到实施者试图敞开大门继续战斗的不妥协态度。要想在涉及“FRAND”专利权利主张的纠纷中获得ASI,侵权人很可能必须在“FRAND”条款确定之前就签订一份接受此类条款的具有约束力的协议。即使实施者采取了这一显著的措施,仍不清楚ASI是否可行。无论如何,考虑到实施者实际签订此类协议的可能性微乎其微,而这可能需要放弃庞大的美国市场,因此对于实施者来说,ASI仍然是其解决SEP纠纷的一种策略。(编译自www.mondaq.com

 

翻译:吴娴 校对:王丹

 



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