英国最高法院就售后混淆相关性的指导对涉及商标纠纷的品牌所有者来说意义重大且有益.

英国品诚梅森律师事务所的知识产权专家艾米莉．斯维申班克 (Emily Swithenbank) 在英国最高法院对 Iconix Luxembourg Holdings SARL (简称 Iconix) 诉 Dream Pairs Europe 案作出判决后发表了评论, 该判决明确了评估商标相似性和消费者混淆的法律方法.

该案围绕标志性运动服装品牌 Umbro 的所有者 Iconix 与一家在英国销售带有 "DP 标志" 标识产品的鞋业公司 Dream Pairs Europe 之间的争议展开. Iconix 指控该 "DP 标志" 侵犯了其注册的 Umbro 商标, 特别是自 1987 年起在英国足球鞋上使用的著名 "双菱形" 标志. Iconix 声称 "DP 标志" 侵犯了商标规则, 并根据 1994 年 "商标法" (TMA) 第 10 (2) 条和第 10 (3) 条提起诉讼.

英国高等法院最初驳回了 Iconix 的诉讼主张, 认定 "DP 标志" 与 Umbro 商标只有 "非常微弱" 的相似性, 且无消费者混淆的可能性. 然而, 上诉法院推翻了该判决, 判定高等法院的评估不合理, 从 "售后" 的角度来看, 即当消费者看到别人穿戴该产品时, 这两个标志有一定程度的相似性. 这意味着存在消费者混淆的可能性.

在一项一致同意的判决中, 最高法院现已恢复了高等法院的原始判决, 认定初审法官的认定并非不合理, 上诉法院通过自行评估相似性与混淆性的行为超越了职权.

最高法院面临的问题是应如何评估商标与涉嫌侵权标志的相似性, 以及售后混淆在商标侵权诉讼中的性质. 最高法院认为, 在评估标志与标识之间的相似性及其程度时, 可以考虑 "现实和代表性的售后情形" .

这意味着法院并不局限于通过并列分析考虑标志与标识的内在特征, 而不考虑售后环境中任何现实和代表性的观察角度.

品诚梅森律师事务所的品牌保护专家吉尔．丹尼斯 (Gill Dennis) 表示: "考虑现实和代表性的售后情况, 这可能会给评估一个标志是否与其被指控侵权的商标相似带来显著的复杂性. 具体哪些情形需要考虑, 将完全取决于事实, 在任何特定案件中都可能会有很多情况, 从而导致相似性问题的不确定性增加, 进而导致事实上是否存在侵权行为. 在推出新品牌前进行审查搜索也可能变得更困难, 因为仅通过拟议新品牌与现有标志的并列比较, 将不足以评估相似性风险. 必须进行更情境化的相似性评估, 需考虑现有标志和新品牌的实际或预期使用方式. 然而, 这些信息对商标申请人可能不易获取, 且需要一定程度的推测和对未来的展望. "

最高法院驳回了 Dream Pairs Europe 的论点, 即售后混淆不应构成 1994 年 "商标法" 第 10 (2) 条下的可诉侵权, 除非该混淆影响了商标在后续销售时作为来源保证的基本功能点时.

丹尼斯称: "最高法院已确认售后混淆作为独立侵权依据的地位, 它明确这类混淆不要求售后混淆的消费者自身做出混淆的购买行为. 如果始终要求销售点混淆, 那么售后混淆的相关性本身就将成为问题. "

品诚梅森律师事务所的知识产权专家杰里米．哈里斯 (Jeremy Harris) 表示: "此案强化了在就标识商标提起侵权诉讼时相似性评估的重要性——仅凭表面相似不足以支持诉讼主张的成功. 该案还突显, 售后情形将成为品牌所有者未来的强大工具, 在适当情况下, 可能提供混淆或其可能性的充分证据, 以支持第 10 (2) 条侵权主张. "

然而, 最高法院总体上支持了 Dream Pairs Europe 的上诉, 认定高等法院法官在评估相似性和混淆时适用了正确标准. 它认定高等法院法官正确考虑了售后情形, 并仍有理由得出 Umbro 双菱形标志与 DP 标志之间 "确实非常微弱" 的相似性结论, 因此不存在混淆可能性.

丹尼斯指出, 这 "凸显了对高等法院法官在本案中所作的多因素评估提出上诉的固有困难. "

斯维申班克表示: "尽管对 Iconix 而言结果令人失望, 但关于售后混淆相关性的指导将对品牌所有者有益. 售后混淆已被确认为仅有利于商标所有者的工具——在并列比较未达阈值时, 提供二次机会以确立侵权. 另一方面, 被告无法依赖商品的真实外观来反驳纸面上的混淆可能性. "

斯维申班克称, 最高法院裁决显示 "无需证明混淆的消费者在使用中已见过侵权产品并因此进行了购买" 是 "意义重大且必然正确的" . "这减轻了品牌商的举证负担, 使其更有可能提出售后混淆的论据. 正如最高法院自身所承认的那样, 品牌使用当然会超出最初的销售范围, 只因其在售后阶段持续发挥宣传功能, 因此该判决的这一部分是具有说服力的. " (编译自 www. pinsentmasons. com)

翻译: 吴娴　校对: 王丹