近日，备受关注的澳大利亚技术公司Rokt Pte Ltd（以下简称Rokt）诉专利专员一案（[2018] FCA 1988）终于迎来了法院的宣判。澳大利亚联邦法院合议庭最终裁定Rokt的申请为“一项营销方案”，并确定其主张的发明不是具备可专利性的客体。

联邦法院合议庭在专利专员对Rokt的反诉（[2020] FCAFC 86）中推翻了初审法官的裁决，并确定Rokt的主张不是“制造方法”，因此不是可获得专利的客体。

该案涉及Rokt的一项专利申请，是名为“数字广告系统和方法”的应用程序，与计算机实施系统和方法有关。当用户访问网站时，该系统和方法通过提供“参与要约”将用户链接到在线广告。参与要约基于用户先前的互动情况提供了一个有情境的广告系统，该系统向更有可能与广告互动的用户显示特定的要约，相比传统数字广告方法，新系统提高了用户的参与度。

2017年，专利专员代表在听证会上基于该申请不是“制造方法”的理由认定其不具备可专利性，驳回了Rokt的申请。2018年，Rokt成功地将听证决定的结果上诉至联邦法院，该法院裁定该申请的发明指向可专利的客体。

此后，专利专员对该裁决提出异议，并向联邦法院合议庭提出上诉。本次裁决完全遵循了联邦法院合议庭2019年底发布的关于Encompass Corporation Pty Ltd诉Info Track Pty Ltd（[2019] FCAFC 161）案的裁决中评估可专利客体的指导原则，重点关注专利申请说明书中披露的内容和细节以评估该发明是否为一个方案，并且考虑该方案在计算机中的实施情况。

推翻初审法官的裁决

最终，法官雷雷斯（Rares）、尼古拉斯（Nicholas）和伯利．杰伊（Burley JJ）确定了初审法官在初次判决中的错误，因为他过于依赖Rokt技术专家韦斯普尔（Verspoor）的意见，并采纳了她对确定该发明本质问题的答案。此外，还发现初审法官依赖说明书中确定的技术问题和解决方案，但却没有考虑该技术解决方案是否主张保护的问题。合议庭法官发现，初级法官没有对核心问题进行任何分析，核心问题是发明是已经在实施中，还是仅仅是将“方案‘投入’计算机技术”的方法。

法官强调了在不进行进一步法律分析的情况下就采纳专家意见的存在风险，并指出在评估制造方式时采用法律方法理解发明的重要性。关于通用软件该决定表明，一般常识仅适用于解释说明书，但不能作为使用“通用软件”或计算机的证据。

相反，法官认为这些术语只是对具备基本的、典型的或众所周知功能的计算机的参考，而不是该领域的常识。根据Encompass案的裁决，法官们考虑了Rokt所主张保护的方法是否使用通用软件来实施。全席庭在Encompass案中指出，该发明的权利要求说明书并未定义任何特定的实施发明的编程软件。根据这种解读，系争发明解决的问题是如何提高消费者的参与度。

因此，该解决方案被确定为向与数字内容进行互动的用户提出中间“参与要约”。关于营销方案根据这些理由，系争发明被归类为“营销方案”。在评估可授予专利的客体时，这引发了一个重要的思考——计算机仅仅是执行发明的工具，还是发明实现了计算机化。

按照Encompass案中提出的方法，法官就说明书中的细节得出了惊人相似的结论：“在我们看来，该说明书对计算机硬件或软件的描述方式并没有表明二者中的任何一个不仅仅是执行该方案的工具。”

“该说明书只不过从最一般的意义角度描述了硬件的体系结构。”

“……根据说明书中提供的内容无法得出不同的结论。尽管文字冗长且详细，但是除了参考在网络环境中使用的计算机技术的最一般应用之外，它并没有描述发明的特征。”

尽管可以确定该说明书代表了解决市场营销问题的解决方案，但由于缺乏具体的说明，因此实现解决方案的方法并不涉及使用计算机技术，“即不涉及实施该方案的工具”。在与Encompass案进行直接比较时，法官们得出的结论是，Rokt所要求保护的发明等同于执行营销方案的方法，并且该发明仅提供了可使用计算机技术实施众所周知的功能的步骤列表。

这一决定使本案的裁决与可申请专利的客体方面的最新裁决保持一致，并向申请人提出一项非常困难的挑战，那就是如何确定发明的概念是一种构思，还是具有实用性的。Rokt必须在6月18日之前对该裁决提起上诉。

（编译自www.lexology.com）

转载自中国知识产权网   翻译：王丹　校对：罗先群

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