2025年8月11日，美国联邦巡回上诉法院撤销了犹他州地区法院的判决，该判决认定PowerBlock Holdings公司美国专利第7,578,771号中除一项权利要求外的所有权利要求均根据《美国法典》第35编第101条无效（PowerBlock Holdings, Inc.诉iFit, Inc.案，以下简称“上诉意见”）。2023年9月，犹他州地区法院认定除第19项权利要求外的所有权利要求均未通过Alice测试，因为它们没有“在自动化分区哑铃的最终结果这一抽象概念上显著增加更多内容”【PowerBlock Holdings, Inc.诉iFit, Inc.案，2023WL6377781，（以下简称“一审意见”）】。涉案权利要求主要涉及一种可调哑铃系统，该系统使用电动机将额外重量连接到哑铃上，允许用户自动增加或减少重量。上诉时，联邦巡回上诉法院对案件进行了重新审理。

在Alice测试的第一步中，联邦巡回上诉法院认为地区法院错误地认定权利要求1针对的是“自动重量堆叠”这一抽象概念，因为该权利要求仅由“两到三个‘通用’组件”组成。相反，联邦巡回上诉法院认为这些权利要求针对的是一种特定类型的哑铃，需要电动机“与选择器操作性连接”，根据用户输入物理移动配重选择器。此外，电动机必须在哑铃的左侧和右侧耦合选定数量的配重片。这使得第771号专利明确成为一项可专利的机械发明。相比之下，地区法院将该专利与法院所称的“典型的‘用计算机实现’专利”进行了类比，该专利自动化了笔和纸的方法。

iFit公司则敦促法院忽略涉及分区哑铃常规组件的权利要求限制，似乎混淆了第102条和第101条。法院不同意这一观点，强调在进行第一步分析时必须“全面分析”权利要求，包括任何常规的现有技术组件。基于此，法院认定权利要求1指向符合专利条件的机械发明理念，该发明“整体上实现了分区式哑铃配重自动调整的优势”。在满足第一步后，法院停止了进一步分析。其余被无效的权利要求亦得以恢复，因为双方“讽刺地”以整体而非分项方式论证这些权利要求，“故其效力应统一判定”。

从这一判决中，各方可以得出几个有用的提醒。最值得注意的是，法院敦促“不要将独立的新颖性和显而易见性调查……与第一步调查混为一谈”。此外，至关重要的是不仅要尽可能单独论证每一项权利要求，而且还要根据最高法院的指导，将其作为一个整体进行论证，无论其新颖性如何。例如，参见Diamond诉Diehr案（“不适当地将权利要求分解为旧元素和新元素，然后在第101条分析中忽略旧元素的存在，此种做法并不恰当”）。进一步来说，仅仅论证权利要求针对的是通用流程的自动化是不够的，还必须详细说明具体限制。

这一判决加入了越来越多的承认机械和机电发明不应被强行归入“抽象概念”类别的案例。对于专利所有者来说，这是一个提醒：通过展示权利要求如何陈述特定结构和方法——而不仅仅是结果——可以克服专利适格性的挑战。（编译自www.jdsupra.com）

翻译：吴娴　校对：刘鹏



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