2025 年 8 月 11 日, 美国联邦巡回上诉法院撤销了犹他州地区法院的判决, 该判决认定 PowerBlock Holdings 公司美国专利第 7, 578, 771 号中除一项权利要求外的所有权利要求均根据 "美国法典" 第 35 编第 101 条无效 (PowerBlock Holdings, Inc. 诉 iFit, Inc. 案, 以下简称 "上诉意见" ) . 2023 年 9 月, 犹他州地区法院认定除第 19 项权利要求外的所有权利要求均未通过 Alice 测试, 因为它们没有 "在自动化分区哑铃的最终结果这一抽象概念上显著增加更多内容" [PowerBlock Holdings, Inc. 诉 iFit, Inc. 案, 2023WL6377781, (以下简称 "一审意见" ) ] . 涉案权利要求主要涉及一种可调哑铃系统, 该系统使用电动机将额外重量连接到哑铃上, 允许用户自动增加或减少重量. 上诉时, 联邦巡回上诉法院对案件进行了重新审理.

在 Alice 测试的第一步中, 联邦巡回上诉法院认为地区法院错误地认定权利要求 1 针对的是 "自动重量堆叠" 这一抽象概念, 因为该权利要求仅由 "两到三个 '通用' 组件" 组成. 相反, 联邦巡回上诉法院认为这些权利要求针对的是一种特定类型的哑铃, 需要电动机 "与选择器操作性连接" , 根据用户输入物理移动配重选择器. 此外, 电动机必须在哑铃的左侧和右侧耦合选定数量的配重片. 这使得第 771 号专利明确成为一项可专利的机械发明. 相比之下, 地区法院将该专利与法院所称的 "典型的 '用计算机实现' 专利" 进行了类比, 该专利自动化了笔和纸的方法.

iFit 公司则敦促法院忽略涉及分区哑铃常规组件的权利要求限制, 似乎混淆了第 102 条和第 101 条. 法院不同意这一观点, 强调在进行第一步分析时必须 "全面分析" 权利要求, 包括任何常规的现有技术组件. 基于此, 法院认定权利要求 1 指向符合专利条件的机械发明理念, 该发明 "整体上实现了分区式哑铃配重自动调整的优势" . 在满足第一步后, 法院停止了进一步分析. 其余被无效的权利要求亦得以恢复, 因为双方 "讽刺地" 以整体而非分项方式论证这些权利要求, "故其效力应统一判定" .

从这一判决中, 各方可以得出几个有用的提醒. 最值得注意的是, 法院敦促 "不要将独立的新颖性和显而易见性调查... 与第一步调查混为一谈" . 此外, 至关重要的是不仅要尽可能单独论证每一项权利要求, 而且还要根据最高法院的指导, 将其作为一个整体进行论证, 无论其新颖性如何. 例如, 参见 Diamond 诉 Diehr 案 ( "不适当地将权利要求分解为旧元素和新元素, 然后在第 101 条分析中忽略旧元素的存在, 此种做法并不恰当" ) . 进一步来说, 仅仅论证权利要求针对的是通用流程的自动化是不够的, 还必须详细说明具体限制.

这一判决加入了越来越多的承认机械和机电发明不应被强行归入 "抽象概念" 类别的案例. 对于专利所有者来说, 这是一个提醒: 通过展示权利要求如何陈述特定结构和方法——而不仅仅是结果——可以克服专利适格性的挑战. (编译自 www. jdsupra. com)

翻译: 吴娴　校对: 刘鹏



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