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美国联邦巡回上诉法院就《美国法典》规定的ITC诉讼程序中国内产业要求的经济层面作出最新裁决

导言

美国国际贸易委员会(ITC)是一个联邦机构,其职责包括调查并在适当情况下禁止因各种不公平贸易行为导致的商品进口。该委员会由两党6人组成,负责在行政法法官的调查听证会后对拟采取的行动作出最终决定。

该委员会可调查的不公平行为之一是向美国进口侵犯美国专利的物品。

近期联邦巡回上诉法院的裁决可能使美国专利权人更容易从ITC获得命令,禁止将侵犯美国专利权的物品或通过受美国专利保护的方法制造的物品进口到美国。

《美国法典》第19编第1337条(除其他内容外)授予ITC如下权力:若美国存在与受专利保护物品相关的产业或该产业正在建立中,ITC有权禁止进口任何侵犯有效且可执行的美国专利权的物品,或禁止进口通过有效且可执行的美国专利主张涵盖的方法制造、生产、加工或开采的物品。

《美国法典》第19编第1337(a)(3)(A)—(C)条规定:“美国本国产业”若存在以下任一情形,即被视为存在——

· 在美国境内对受专利保护的物品相关领域存在厂房和设备方面的重大投资;

· 在美国境内对受专利保护的物品相关领域存在劳动力或资本的重大投入;

· 或在美国境内对专利实施(包括工程、研究开发等方面)存在实质性投资。

上述条件仅需满足其中一项即可。

ITC将“产业要求”视为包含“技术层面”和“经济层面”两部分:

· “技术层面”要求“投诉方证明其国内产业产品受涉案专利保护”;

· “经济层面”则需要符合《美国法典》第19编1337条(a)(3)(A)—(C)条的要求。

近期提及的裁决主要聚焦于国内产业要求中“经济层面”的具体适用标准上。

近期判例

在‌Roku Inc诉ITC案‌中,Roku公司对ITC关于投诉方已满足国内产业要求中“经济层面”的决定提出上诉。涉案专利涉及一种使用不同通信协议的设备实现兼容性的装置。Roku公司进口的电视产品被认定构成侵权。该公司主张专利权人未对相关电视产品进行投资,因此未满足损害要件中的“经济层面”要求。联邦巡回上诉法院指出,《美国法典》第19编第1337(a)(3)(C)条不要求对整个产品本身进行投入,而是要求在知识产权开发方面作出足够实质性的投资。【参见‌InterDigital Communications, LLC诉ITC案‌,707 F.3d 1295, 1303-04(联邦巡回上诉法院,2013年)】。换言之,若涉案专利仅涉及产品的一个子集,投诉人可以根据与该子集产品相关的支出来满足国内产业要求的经济层面条件。
本案投诉方已满足该要求,故ITC的决定获得了维持。

在‌Zircon Corp.诉ITC案,联邦巡回上诉法院审查了以下问题:是否可通过证明对一组产品的累积支出(并非所有产品都在所主张的专利范围内)来满足《美国法典》第19编第1337(a)(3)(C)条的“实质性投资”要求,或者是否需要将这些支出分配给所主张的专利。法院认定:根据第337(a)(3)(C)条基于研发活动主张国内产业要求时,投诉方必须证明这些活动“与所主张专利所覆盖的产品相关”。

法院进一步指出:若所有国内产业产品均实施了全部被诉专利,则根据第337条的措辞及判例,投诉人可以满足基于整个产品组的所有被诉专利的经济要求;但若投诉人的产品或产品组各自实施不同专利,则需为每组不同产品分别确立独立的国内产业【参见‌特定音频数模转换器及包含该产品的商品案‌,调查号337-TA-499,初步裁决,2004 WL 3121325,第61页(2004年11月15日)】。

由于投诉人未能对其支出进行适当细分,法院维持了ITC关于“未证明违反《美国法典》第19编第1337条”的裁决。

在‌武汉禾元生物科技股份有限公司(Wuhan Healthgen Biotechnology Corp)诉ITC案‌中,联邦巡回上诉法院审查了“专利权人Ventria公司投资的规模是否作为判定是否满足经济层面要求的相关因素”这一问题。法院注意到立法历史表明,国会曾指出“不应仅因小型企业的财务投入可能少于大型公司而剥夺其寻求救济的权利”。法院得出结论:‌“在此案中,本院认可将国内投资与总资本(即国内与海外投资之和)进行比较,作为评估投资重要性的有效定量分析……本院亦承认国内运营产生的附加价值可作为评估中的定量因素……小型细分市场仍然可以有足够大的影响力,足以满足国内产业的要求。对国内产业的认定不能依赖于特定金额门槛或僵化公式;相反,分析需对所有相关因素进行整体性审查,这与具体情况密切相关……尽管Ventria公司对Optibumin(被进口产品侵权的专利所覆盖的产品之一)的投资金额较小,但委员会发现所有投资均为国内投入、所有市场活动均在美国境内进行,且投资与收入的比率很高。基于这些情形,存在充分证据支持委员会关于‘国内产业要求已满足’的认定。”

在‌Lashify Inc.诉ITC案中,联邦巡回上诉法院推翻了ITC关于投诉方未满足国内产业损害要求中经济要件的裁决。Lashify公司拥有一项睫毛嫁接产品(“睫毛融合”)的专利,该产品由沿基座排列的人工毛发簇组成,可以贴在使用者的天然睫毛下。该公司将这些睫毛产品委托海外生产。在一项多数委员支持的决定中,ITC认为这不符合经济层面的要求。在得出该结论时,多数委员援引的理由是“已有明确判例表明,仅凭销售和营销活动无法满足国内产业要求”。对于仓储、质量控制和分销相关支出(无论规模大小),多数委员亦得出相同结论,认为此类支出类似于单纯进口商所承担的费用。

联邦巡回上诉法院认定该决定不正确。其首先指出,美国最高法院在‌Loper Bright Enterprises诉Raimondo案‌中废除了“雪佛龙原则(Chevron Doctrine)”,法院不再需要遵从某个机构对法规的解释,因此可以对相关法规条款的含义做出独立判断。法院进一步阐明:法条文本是分析的起点,通常决定结论……。该条款明确规定,若在美国境内对“受专利保护的物品相关领域存在劳动力或资本的重大投入,即视为存在国内产业”(《美国法典》第19编第1337(a)(3)(B)条)。该条文明确将“劳动力或资本的重大投入”(若与专利产品相关,本案对此无争议)作为满足国内产业要求经济层面的充分条件。条款涵盖对“劳动力”和“资本”的重大使用,且未对使用场景(即其在企业运营中服务的功能)施加任何限制。具体而言,条文未排除销售、营销、仓储、质量控制或分销环节中的劳动力或资本投入,也未暗示此类用途必须与其他功能(如制造)的重大投入共存。ITC多数委员的裁决为条款(B)项附加了本不存在的限制。

第1337(a)(3)(B)条允许投诉方通过证明“持有足够大量的累积库存商品”或“投入显著人力活动以生产商品或提供经济所需服务”来满足国内产业要求的经济层面。该条款既不要求“累积的库存商品”必须在国内制造,也未将销售、营销、仓储、质量控制或分销环节的人力活动排除在“劳动力”定义之外——这些活动本就是提供商品或服务的常见组成部分。“仓储”涉及持有“累积的库存商品”,而将相关人力成本(包括销售、营销、质量控制和分销环节)排除在“提供经济所需服务的人力活动”之外显然缺乏依据……向客户推广和销售产品的努力自然属于“提供经济所需服务”的范畴:此类努力扩大了市场对商品或服务可用性及使用方式的认知。

法院指出,ITC多数委员曾试图通过援引相关条款的立法历史为其解释提供正当性。但立法历史无法改变法条本身的明文规定,且即使可能改变,多数委员对该历史的解读亦存在谬误。

‌结论‌

上述裁决消除了关于ITC何时可发布排除令以禁止专利侵权产品进口的若干疑虑。在‌Lashify案‌中,法院更颠覆了关于如何满足国内产业要求经济层面的传统认知。(编译自www.jdsupra.com)

翻译:吴娴 校对:王丹



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