首页 > 维权指引
欧盟商标侵权行为禁令的地域限制
日期:2018-05-08

编者按:判断标识是否存在混淆时,应当以哪一语言区的消费者为准?以及,认定欧盟商标侵权行为禁令的地域范围时,应当直接认定为欧盟全境,还是需要依不同成员国的情况区别对待?让我们一起来看案例!

【背景】德国公司Combit Software,德国和欧盟注册商标“COMBIT”(如图一所示)的商标权人,向德国法院提起商标侵权诉讼,认为以色列公司Commit Business Solutions(以下简称CBS)在德国网站上使用“COMMIT”标识出售软件产品的行为侵犯了其商标权。图一初审时,德国杜塞尔多夫州地方法院判决驳回Combit Software要求CBS停止在欧盟全境内使用“COMMIT”标识的诉讼请求,仅仅禁止CBS在德国境内使用该标识。随后,Combit Software向德国杜塞尔多夫州高等法院提出上诉,请求法院判决支持其全部诉讼请求。该法院经审理认为,对于德语区消费者来说,被告使用“COMMIT”文字标识,存在与欧盟商标“COMBIT”产生混淆的风险。但是英语区消费者,很容易从概念上区分英语动词“commit”和字义组合“combit”–由单词“电脑(computer)”的前半部分“com”和代表“二进制数字(binary digit)”的“bit”组成,因此不会对两个标识的来源产生混淆。由此,德国杜塞尔多夫州高等法院向欧盟法院提出以下疑问,并请求作出初步裁定(preliminary ruling):判断上述标识是否存在混淆时,应当以哪一语言区的消费者为准?以及,认定欧盟商标侵权行为禁令的地域范围时,应当直接认定为欧盟全境,还是需要依不同成员国的情况区别对待?

【发现】欧盟法院首先确认,即使只在欧盟境内某一地区而非全境–具体到本案,即指在德语区–存在对商品来源产生混淆的风险,就应当认定这种使用行为侵犯了欧盟商标权。进一步地,欧盟法院对于判定侵权后应当采取何种措施作出解释。在处理与本案类似的商标侵权案件时,欧盟商标法院应当禁止侵权标识在欧盟境内使用,但应当排除对标识来源不会产生混淆的地区。欧盟法院还指出,被告应当承担证明义务,证明其使用标识的行为在部分欧盟地区不会引起混淆。因此,欧盟商标法院在其判决中必须准确指出,排除在禁止使用侵权标识地域范围之外的欧盟地区。就这点而言,欧盟法院认为在本案中,德国相关法院使用“英语区(English-speaking)”的概念划定排除地区,并未达到“准确”的要求。

【评述】本案中欧盟法院确认侵犯欧盟商标权的认定标准时,与之前裁定以侵犯在先商标权为由提出欧盟商标申请异议案件的原则保持一致:即使使用侵权标识只在欧盟部分地区与在先标识来源产生混淆,就足以驳回该欧盟商标申请。在回答侵权禁令以及限制禁令效力范围的问题时,欧盟法院引用了早先在DHL Express France(C-235/09, 2011年4月12日)一案中的相关裁定。在该早先裁定中欧盟法院指出,原则上,为禁止侵犯或可能侵犯欧盟商标的行为继续实施而发布禁令,其效力及于欧盟全境。但同时在裁定书中–第48自然段–规定了上述原则的例外情况。如果被告能够提供证据证明,在欧盟特定地区不会因为使用侵权标识,尤其不会因语言等原因,对欧盟商标功能产生不利影响,那么,可以从欧盟商标法院的禁令中排除该欧盟特定地区。乍看之下,似乎这一裁定与欧盟商标的统一性原则相违背。欧盟法院也意识到公众查阅该裁定时可能产生这样的疑问,因此在裁定书中强调该裁定与统一性原则不矛盾,限制禁令效力的地域范围并未侵害商标权人禁止他人损害其商标功能的权利。但是,欧盟法院并未在裁定书中明确得出这一结论背后的逻辑关系。

作者:Carlos MORÁN,初级合伙人编译:李方茜,艾萨博睿实习生来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权