编者按：意大利公司Bulgari, S.p.A.（以下简称Bulgari）起诉西班牙公司VICINANZA TRADIND, S.L.未经授权去除产品可追溯编码后分销正品BVLGARI香水的行为侵犯其欧盟商标权。预知判决结果请往下看！

【背景】意大利公司Bulgari, S.p.A.（以下简称Bulgari）起诉西班牙公司VICINANZA TRADIND, S.L.未经授权去除产品可追溯编码（图一）后分销正品BVLGARI香水的行为侵犯其欧盟商标权。图一阿利坎特欧盟商标法院判决支持原告诉求，认定去除产品可追溯编码的行为导致商标权利用尽原则（principle of exhaustion）不再适用，被告分销BVLGARI产品的行为侵犯了原告的欧盟商标权。法院认为去除产品可追溯编码对产品声誉造成了直接影响，因为“该行为表明被告的市场经营存在缺陷”。同时，也为该产品可能来自欧洲自由经济区（European Economic Area）之外提供了有力证明，即非由商标权人或其授权的第三人投放该市场。然而，一审法院法官认为被告在选择性经销系统（selective distribution system）划定范围之外销售商标产品的行为，没有侵犯原告商标权。理由是，没有证据证明，被告向其分销BVLGARI产品的零售商，不符合为保护该商标声誉而设定的销售条件。当事双方就该一审判决分别提出上诉。

【发现】欧盟商标上诉法院首先确认，去除产品可追溯编码后投放市场的行为侵犯了Bulgari的商标权。并进一步指出，虽然原告并未证明被诉产品来自欧洲自由经济区之外，但由于被告同样没有提供证据证明其销售的产品来自欧洲自由经济区，因此判定被告不得主张商标权利用尽原则。另外，去除产品可追溯编码，即可视为该产品通过平行进口（parallel imports）进入欧洲自由经济区市场。上诉法院同时指出，只要能够证明一项商标使用行为损害商标价值、破坏使用该商标的产品可信赖性和质量形象、或者破坏商标吸引相关消费公众的能力等任一情况，即可认定该使用行为侵犯商标权并不得主张权利用尽原则。参见欧盟商标法院2016年5月6日第116/16号判决（案件编号：ECLI:ES:APA:2016:1272）。其次，上诉法院推翻原审法院认为在选择性经销系统划定区域之外销售产品不构成侵犯商标权的判决理由。上诉法院判决指出，被告不得主张只有接受其供货的终端零售商需要满足选择性经销系统的销售条件，自己因此可以免除对所提供产品的责任。上诉法院明确指出，作为分销商，被告应当“明确要求其终端零售商必须遵守选择性经销系统的销售条件，否则将停止为其供货”。参见巴塞罗那上诉法院2014年10月29日判决（案卷号：ECLI:ES:APB:2014:11516）。因此，上诉法院判定，在选择性经销系统划定范围之外销售产品的行为侵犯商标权。理由是，作为分销商的被告在实际供货时没有采取任何控制措施，也没有要求接受供货的零售商采取任何方法保护商标BVLGARI的价值和声誉。【评述】我们从这个判决中可以总结出以下几点：首先，欧盟商标法院遵循此前数个判决认定的标准，即去除产品可追溯编码的行为视为承认产品通过平行进口方式进入欧洲自由经济区市场，如无相反证据，即可认定该行为侵犯商标权。其次，去除产品可追溯编码的行为违反《欧盟商标条例（No.207/2009）》第13条第2款的规定。如果能证明该行为损害了商标的固有形象、声誉、可信度或者质量等，即可认定其构成侵权。最后，尽管我们不能简单概括为只要向选择性经销系统划定范围之外的零售商销售产品就一定构成侵权，但是只要分销商没有尽职维护其分销产品商标的价值和名誉，就应当承担损害商标形象的责任。

作者：Joaquín ROVIRA，艾萨博睿律师编译：李方茜，艾萨博睿实习生来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权