首页 > 维权指引
未经登记的共同体外观许可行为被许可人有权提起侵权诉讼
日期:2018-05-09

编者按:Grüne Welle Wetriebs(以下简称“GWW”)是共同体外观(no. 0008770030-0001)在德国的独占许可(exclusive licence)被许可人,但是该项许可行为并未登记。在取得共同体外观所有权人同意后,GWW起诉Thomas Phillips(以下简称“TP”)公司经销的产品侵犯该共同体外观权利。预知详情请往下看!

【背景】Grüne Welle Wetriebs(以下简称“GWW”)是共同体外观(no. 0008770030-0001)在德国的独占许可(exclusive licence)被许可人,但是该项许可行为并未登记。依据《欧盟有关共同体外观设计条例(第6/2002号)》(以下简称《欧盟第6/2002号条例》)第32条第3款的规定(以下两种情况被许可人允许以自己的名义提起诉讼:征得共同体外观所有权人的同意;或者,共同体外观所有权人获知侵权事实后合理期限内未能提出侵权诉讼),在取得共同体外观所有权人同意后,GWW起诉Thomas Phillips(以下简称“TP”)公司经销的产品侵犯该共同体外观权利。初审法院判决TP败诉,并认定GWW有权以自己的名义提起诉讼。被告向杜塞尔多夫高等法院(德国上诉法院)提起上诉,主张GWW不具备诉讼主体资格。德国上诉法院中止诉讼程序,请求欧盟法院就本案涉及的两个问题作出初步裁定(preliminary ruling):1)共同体外观许可行为未经登记,被许可人能否以自己的名义提起共同体外观侵权诉讼?2)如果可以,那么独占许可的被许可人能否以自己的名义要求赔偿,还是只能以第三人身份参与共同体外观所有权人提起的侵权诉讼并要求赔偿?

【发现】《欧盟第6/2002号条例》第33条第2款规定:“本条例第28、29和32条规定的法律行为(转让、担保(rights in rem)以及许可等)经过登记后,能够在所有成员国内对抗第三人”。对于第一个问题,按照第33条的字面理解,似乎未经登记的许可行为的被许可人不能对抗第三人。然而,欧盟法院指出对于法律条文的理解不应只遵从字面解释,而是应当结合条文应用的具体情形以及设立该条文的目的。欧盟法院认为《欧盟第6/2002号条例》第33条第2款和第3款将该条款的适用对象限定为“已经获得相应权利的第三人”。由此可以推断,第33条规定的适用对象是在相应法律行为发生后获得相关权利的第三人,而并非单纯实施侵权行为的第三人。因此,欧盟法院对第一个问题的答复是,未经登记的许可行为的被许可人,有权以自己的名义提起共同体外观侵权诉讼。未经登记的许可行为的被许可人,虽然有权提起侵权诉讼,但是否能够以自己的名义请求损害赔偿?依照《欧盟第6/2002号条例》第32条第4款的规定,共同体外观被许可人参与由共同体外观所有权人提起的侵权诉讼时,可以申请损害赔偿。但是没有规定,如果被许可人自己提起侵权诉讼,是否能够要求损害赔偿。正如上文提到的,欧盟法院分析了条文应用的具体情形后指出,既然法律允许独占许可的被许可人在特定情形下(征得共同体外观所有权人的同意;或者,共同体外观所有权人获知侵权事实后合理期限内未能提出侵权诉讼)以自己的名义提起侵权诉讼,那么再将第32条第4款解释为“被许可人只有参与由权利所有人提出的侵权诉讼时才能提出损害赔偿要求”,就毫无意义了。欧盟法院还指出,上述解释也违背了该条文的立法原意,即“为被许可人提供一种对抗侵权行为和维护自身合法权利的方式”。因此,欧盟法院对第二个问题的答复是,在被许可人可以以自己的名义提出侵权诉讼的情形下,允许被许可人要求损害赔偿。

【评述】本案裁定与之前的欧盟商标案(C-163/15)裁定相呼应,欧盟法院再次强调,未经登记的许可行为的被许可人有权提起侵权诉讼。这一原则也与阿利坎特商业法院2011年12月26日的判决(案件号:ECLI:ES:JMA:2011:152)相一致,《欧盟第6/2002号条例》第33条旨在规范,被许可人与在许可行为发生后从共同体外观所有权人或者商标所有权人处获得权利的第三人的关系。

作者:Joaquín ROVIRA,艾萨博睿律师编译:李方茜,艾萨博睿实习生审校:刘丹,艾萨博睿法律顾问来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权