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注册商标侵犯在先权时,在先权人能否申请临时救济
日期:2018-05-10

编者按:2015年,Impala World Inc.公司起诉Divaro, S.A.公司“HARTFORD”牌眼镜侵犯其欧盟文字商标“HARTFORD”的商标权。原告要求法院判决将被告于2012年注册的一项西班牙复合商标的所有权转为原告所有,或者认定被告的上述商标无效。法院将如何裁定?请往下看!

【背景】2015年,Impala World Inc.公司起诉Divaro, S.A.公司“HARTFORD”牌眼镜侵犯其欧盟文字商标“HARTFORD”的商标权(指定使用在第9类和第25类商品上)。原告要求法院判决将被告于2012年注册的一项西班牙复合商标的所有权转为原告所有,或者认定被告的上述商标无效。原告提出侵权诉讼的同时,提出如下救济措施申请:(1)被告立刻停止销售和/或许诺销售已经进入市场的太阳镜、功能性眼镜的镜框、镜片或相关配饰等涉嫌侵权的商品,并暂时禁止从事上述商业活动;(2)撤回销售点或第三方存有的上述商品;(3)扣押被告工厂和仓库及被告分销商处存有的贴附涉嫌侵权商标的商品;(4)在西班牙专利和商标局登记有关警告内容。一审法院裁定批准第(1)条和第(4)条救济措施。二审争议集中在案件事实是否符合申请禁令措施要求的“胜诉可能性(fumus boni iuris)”要件?

【结论】欧盟商标法院详细分析了在本案情况下——原告在被告申请注册西班牙商标过程中并未提出异议,而是在被告商标获得注册后直接要求禁止被告在市场上销售贴附涉案商标的商品——法院能否支持原告要求签发禁止涉嫌侵权行为的临时禁令的主张?上诉法院指出,上诉人(一审被告,译者注)的上诉请求是基于所谓的“注册豁免”(immunity through registration)理论,即使用受法律保护的已注册商标的行为不构成违法行为。但是,这一理论已经被此前欧洲法院的一项判决(2013年2月21日,案件号:C-561/11)和西班牙最高法院的一项判决(2014年10月14日,案件号:ECLI:ES:TS:2014:5089)推翻。上诉判决指出,如果允许在先权人对在后注册的商标提出侵权诉讼,那么就没有理由拒绝原告通过申请临时禁令——禁止侵权行为继续发生——的方式,保证法庭未来裁决的有效性。判决中还指出,虽然一审被告与一审原告的商标并未指定在相同的商品或服务类别上使用,但是商品之间存在着主产品与饰品的关系,因此被告商标与原告商标之间存在产生混淆误认的可能。从提交的证据可以看出,眼镜经常作为时尚风格或潮流趋势的一部分,被归为衣物饰品一类。虽然基于上述论述,已无需再对本案做更深入的分析,二审判决仍然解答了有关一审原告商标的驰名属性问题。证据显示一审原告商标在法国已经获得驰名地位,但存在争议的是,一审原告商标在法国获得的驰名效力能否延伸到西班牙?欧盟商标法院参考2015年9月3日欧洲法院在C-125/14号案件判决中确认的原则,综合考虑一审原告在西班牙拥有众多经销商、2010年销售额巨大以及在专业杂志上的广告投放情况后得出结论,认定一审原告商标在西班牙具有驰名地位,应当适用驰名商标保护标准进行保护。

【评述】欧洲法院C-561/11号判决引起的海啸浪潮终于抵达了临时禁令的岸边。本案的理论依据本身是有逻辑基础的:如果商标注册行为无法阻止他人对该商标提出侵权诉讼,那么自然也无法禁止他人为保证未来法庭裁决效力而申请签发临时禁令。然而,本案还有一个问题没有得到解答。虽然在西班牙专利和商标局获得商标注册这一行为并未赋予该商标权人使用权(right of use,ius utendi),即利用该注册行为阻止其他在先注册商标权利人对其提出侵权诉讼的豁免权,但是,“获得注册”的事实也不能用以对抗申请临时禁令要求的“胜诉可能性”(fumus boni iuris)这一条件吗?此外,本案另一个让人惊讶之处是,本案事实似乎并不符合申请临时禁令的另一个要求——“迟延会造成无法弥补的损失”(periculum in mora),因为被告的商标已经注册了三年之久。

编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权