编者按：Breiding Vertriebsgesellschaft mbH公司（以下简称“Breiding公司”）是一项文字商标“ARKTIS”的被许可使用人。虽然此项商标使用许可并未在欧盟商标登记处登记，但依据该使用许可协议，Breiding公司可以自己的名义提起商标侵权诉讼。于是Breiding公司起诉Hassan先生未经许可将“ARKTIS”商标使用在商品上，侵犯其商标权利。

【背景】Breiding Vertriebsgesellschaft mbH公司（以下简称“Breiding公司”）是一项文字商标“ARKTIS”的被许可使用人，指定在床上用品和毯子等商品上使用。此项商标使用许可并未在欧盟商标登记处登记。依据该使用许可协议，Breiding公司可以自己的名义提起商标侵权诉讼。Breiding公司起诉Hassan先生未经许可将“ARKTIS”商标使用在羽绒被等商品上，侵犯其商标权利。一审法院判决支持原告诉求。被告提起上诉，认为依照《欧盟商标条例》第23.1条的规定，欧盟商标许可使用协议未经登记，Breiding公司作为被许可使用人，不具备提起商标侵权诉讼的主体资格。上诉法院决定中止审理程序，并请求欧洲法院对本案相关问题作出初步裁定。

【结论】首先，欧洲法院指出单独阅读争议涉及的法条内容，可以解释为，如果一项使用许可未经登记，被许可使用人不能依据该许可协议内容以自己的名义对抗侵犯商标权的第三方。但是，欧洲法院又指出，欧盟法律不应只基于其条款的字面意思进行解释，而是应当同时考虑条款内容以及立法目的等。从这点出发，法院认为《欧盟商标条例》第23.1条设立的目的是为了保护已经或可能享有欧盟商标权利的人。因此，欧洲法院裁定，使用许可协议必须登记的要求不适用于第三人已经侵犯了商标权的情况。《欧盟商标条例》第23.1条应当理解为，即使商标使用许可协议未经登记，被许可人仍然可以就被许可商标权受侵犯的事实提起诉讼。

【评述】成员国内法院对于“被许可使用人以自己的名义提出商标侵权诉讼，是否必须首先登记商标使用许可”的争议，一直以来存在不同的处理方式。西班牙法院曾认为应当登记，并据此驳回过数个未经登记的被许可人提出的此类诉讼。具体到欧盟商标争议，阿利坎特上诉法院作为西班牙的欧盟商标法院，也做出过类似判决（例如，2009年1月23日对ECLI:ES:APA:2009:425号案件、2013年1月22日对ECLI:ES:APA:2013:291号案件、以及2014年1月30日对ECLI:ES:APA:2014:246号等案件的判决）。这种情况下，欧洲法院在本案裁决中明确相关法条的释义，无疑会受到被许可人及相关法律从业人员的欢迎。自本案起，曾就上述法律条款做出过不同解释的西班牙及其他成员国内法院，需要调整他们处理该类争议的标准。值得注意的是，2015年7月25日公布的新《西班牙专利法》生效以来，西班牙注册商标和欧盟注册商标在面对这类争议时，将面临不同的处理方式。新《西班牙专利法》第117.1条明确规定，只有专利许可协议登记之后，被许可人才有提出侵权诉讼的主体资格。依据《西班牙商标法第一项补充条款》，上述规定也适用于商标规定。此后的另一个案件中（2016年6月22日“Thomas Philipps”案，案件号：C-419/15），欧洲法院判决将上述原则扩展适用于共同体外观设计条例。在该案判决中，欧洲法院不仅再次确认使用许可未经登记的被许可人可以提起外观设计侵权诉讼，并且明确被许可人在该类侵权诉讼中可以自己名义提出损害赔偿要求。

编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权