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注册商标的放弃声明在判断混淆近似中的作用
日期:2021-06-17

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样,欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿(ELZABURU)每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例,并对每一案例进行简要点评,以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性,我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版,方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

  【背景】

  2007年瑞典公司Norrtelje Brenneri Aktiebolag申请注册商标“ROSLAGS PUNSCH(如下图所示)”,指定使用在第33类“酒精饮料”等商品上。ROSLAGS PUNSCH组合商标  上述注册商标还附有一份放弃声明,即“放弃对本注册商标中的文字‘RoslagsPunsch’部分的专用权”。该放弃声明是经瑞典专利和商标局的要求而提供的,审查员认为“Roslags”指代瑞典的一个地区,而“Punsch”则是该商标注册指定其中一种商品的描述性词语。

  2015年12月16日,自然人Hansson向瑞典专利和商标局提出文字商标“ROSLAGS?L”注册申请,指定使用在第32类“非酒精饮料及啤酒”等商品上。

  2016年7月14日,瑞典专利和商标局驳回了上述申请,理由是存在与该商标可能造成混淆风险的在先商标(商标“ROSLAGS PUNSCH”),两者指定使用在相同或类似商品上,且均以描述性词语“Roslags”开头。该局同时指出,由于词语“Roslags”在两个商标中均属于最显著元素,因此尽管除上述元素外还包含其他文字或图形元素,也无法降低两者的相似程度。

  Hansson不服驳回结论,向一审法院起诉,认为两个商标之间不存在混淆误认风险,并且“Roslags”是位于该地区的公司普遍使用在其商标中的词语。该请求获得一审法院支持,商标“ROSLAGS?L”获准注册。

  瑞典专利和商标局不服一审判决,向瑞典上诉法院提出上诉,认为尽管(瑞典)国家商标保护的实体法律规则已经与《欧洲议会和理事会关于协调和统一各成员国商标法律的指令(第2008/95/EC号)》(以下简称《欧盟第2008/95/EC号指令》)完全统一,但程序规则,原则上,仍应由各成员国自己决定。

  有鉴于上述争议,上诉法院决定中止案件审理,请求欧洲法院作出初步裁定:为了审查是否存在《欧盟第2008/95/EC号指令》第4.1.b条规定的“混淆误认”,能否将实际属于实体规则的成员国国家法律条款(允许在注册商标过程中提交放弃声明),视为程序规则?对这一问题的回答,会左右判决所依据的全面评估的基础。

  此外,受理法院还提出:上述国家法律条款具有(1)排除放弃声明中提及的组合商标的部分元素的专有权;或者,(2)事先并永久限制该元素在混淆误认评估过程中,对相关事实进行分析时的重要性等效力;是否与《欧盟第2008/95/EC号指令》第4.1.b条的规定相冲突?简单来说,受理法院咨询欧洲法院:在先商标注册时声明放弃其商标部分元素专有权的事实,是否对混淆误认的评估有影响?

  【结论】

  欧洲法院对受理法院提出的三个问题的合并解答为:(通过放弃声明的方式)限制或排除组合商标中的描述性/非显著性元素的重要性,违反欧盟法律,因为这可能导致与《欧盟第2008/95/EC号指令》第4.1.b条规定的“混淆误认”概念相冲突。

  放弃声明不得影响对“混淆误认”的整体评估,应当考虑相关商标的整体印象,即其全部元素均应考虑在内。

  【评述】

  本案裁定中,欧洲法院对“放弃声明”采取了非常明确的立场,从欧盟法律角度看,不允许成员国的“程序规则”(如本案中的瑞典法律规定,允许将可能影响专有权保护范围的元素从注册商标中排除出去)与《欧盟第2008/95/EC号指令》规定的保护指导规则不一致。

  因此,本案裁定明确了,目前仍存在于部分成员国(如瑞典、爱尔兰和拉脱维亚等)国家法律中的“放弃声明”规定,不符合欧盟法律规定,这类国家法律条款不应歪曲欧盟法律的目标和精神,成员国国家法律应保证与欧盟商标保持同样的注册条件和相同的保护水平。

  编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问  来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权