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网络广告宣传和许诺销售侵犯欧盟商标权的管辖权问题
日期:2021-06-17

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样,欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿(ELZABURU)每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例,并对每一案例进行简要点评,以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性,我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版,方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

  【背景】

  BW Trustees 和 Mr. Mark Crabtree共同拥有图形商标“1073”在欧盟及数个国家的注册商标权,指定使用在第9类商品“录音室录音,混音和处理设备”上。AMS Neve是一家在英国境内销售音响设备的英国企业,也是本案争议商标的独占被许可人。

  上述商标权人和独占被许可人向英国指定的欧盟商标法院(英国知识产权实体法院)提起商标侵权诉讼,起诉Heritage Audio(位于西班牙的一家企业)和西班牙人Mr. Rodríguez Arribas向英国境内许诺销售贴附争议商标商品的行为侵犯原告的欧盟商标权和英国国家商标权。

  英国法院认为,由于本案的诉讼基础是欧盟商标权,因此依《欧盟商标条例(第207/2009号)》第97.1条(现行条例第125.1条),英国法院不具有管辖该案争议的管辖权,应由被告住所地法院(即西班牙法院)管辖。另外,尽管本案争议网站和广告宣传等均是针对英国市场,但在网上投放争议广告并许诺销售侵权商品的决定是在西班牙做出的,因此,依《欧盟商标条例(第207/2009号)》第97.5条(现行条例第125.5条)——侵权行为发生地成员国法院具有管辖权,也应由西班牙法院管辖。

  上诉法院(英国和威尔士民事法庭)收到上诉申请后,请求欧洲法院作出初步裁定,澄清《欧盟商标条例(第207/2009号)》第97.5条(现行条例第125.5条)规定的“侵权行为发生地成员国法院具有管辖权”具体是指,被告设立争议网站和社交媒体账号的地点(本案中西班牙),还是争议广告和许诺销售争议商品行为直接针对的消费者和贸易商所在地(本案中英国)?

  【结论】

  欧洲法院选择了第二种解释,理由是:“《欧盟商标条例(第207/2009号)》第97.5条应当理解为,未经许可,第三方通过网络广告宣传和许诺销售,贴附欧盟注册商标的与该注册商标指定的相同或类似的商品,侵犯注册商标权利的,权利人有权向上述广告宣传和许诺销售等侵权行为所针对和指向的目标消费者和贸易商所在成员国的欧盟商标法院提起诉讼,无需考虑该第三方实施上述侵权行为的决定做出地点、或者为实现网络广告宣传和许诺销售而实施相应措施的地点,实际位于其他成员国领域的情况”。

  【评述】

  本案裁定澄清了成员国指定受理欧盟商标争议的欧盟商标法院管辖权解释原则(现行《欧盟商标条例(第2017/1001号)》第123条和124条)。

  首先,同一案件同时涉及侵犯欧盟商标权和成员国国家商标权的,该成员国欧盟商标法院有管辖权。

  其次,侵权行为发生地(现行《欧盟商标条例(第2017/1001号)》第125.5条),和被告住所地所在成员国的欧盟商标法院也具有管辖权,如侵权行为发生地与被告住所地位于不同成员国,原告有权选择上述任一成员国的欧盟商标法院提起诉讼。

  通过本案,欧洲法院还阐明了各种选择下的不同影响:选择被告住所地所在成员国的欧盟商标法院,受理法院有权管辖该被告在欧盟所有成员国已经发生或可能发生的侵权行为;而选择侵权行为实施地所在成员国的欧盟商标法院,受理法院只能管辖被告在该成员国领域内实施的侵权行为。

  基于以上分析,考虑《欧盟商标条例(第2017/1001号)》第125.5条所规定的“其他可选择方案(alternative forum)”的概念,本案裁定指出,正因为这是一个可选择的方案,因此不能因对法条的错误理解而剥夺原告的选择权。如果将侵权地点解释为被告做出决定、并为其网站或实现在线投放广告宣传和许诺销售等实施技术和组织措施等行为的所在地,那么被告只要确保做出上述决定的地点是其住所地、甚或欧盟领域之外,就可以很容易阻止商标权人行使此项选择权。

  换句话说,在确定管辖法院时,应适用客观规则(例如《欧盟商标条例(第2017/1001号)》第125条第1至第4款的规定),但无论如何不得剥夺原告的管辖法院选择权。因此,欧洲法院在本案裁定中明确指出,为确保《欧盟商标条例(第2017/1001号)》第125.5条规定的“其他可选择方案”有效施行,“侵权行为发生地”应理解为,包括争议广告宣传和许诺销售行为所指向的地域,即商业内容在网站或社交媒体上展示、并可为其所针对和指向的消费者和贸易商有效访问的领域。

  编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问  来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权