2020年11月11日，欧洲法院公布了对MINERAL MAGIC案的第C-809/18号判决，这是该院首次明确《欧盟商标条例》第8（3）条规定——禁止代理人或代表人未经许可以自己名义注册商标——的适用条件。

　　上述条款源自《保护工业产权巴黎公约》第六条之七，规范（与外国商标权利人存在商业联系的）代理人未经商标权人许可，以自己名义申请该外国商标的行为。即通常所指的“不忠实代理”行为。

　　JOHN MILLS是一家英国公司，申请注册欧盟商标“MINERAL MAGIC”，指定使用在《尼斯分类》第3类商品上。在争议商标申请前，JOHN MILLS公司曾与美国公司JEROME ALEXANDER CONSULTING签订有商品分销合同，涉及销售贴附“MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”商标的商品。得知上述情况后，美国公司依《欧盟商标条例》第8（3）条对“MINERAL MAGIC”商标申请提出异议，引用在先美国注册商标“MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER”（指定第3类商品）。

　　在欧盟知识产权局异议程序阶段，本案争议既已明确：类似本案情况——争议申请与在先商标不完全相同，各自指定的商品项目也不一致（至少不完全一致），能否适用《欧盟商标条例》第8（3）条？

　　鉴于并未出现双“一致”情况——商标和指定商品项目均一致，欧盟知识产权局异议部裁定驳回美国公司的异议申请。然而，在随后的上诉程序中，欧盟知识产权局第一上诉委员会则得出相反结论，驳回了“MINERAL MAGIC”商标申请。上诉委员会对《欧盟商标条例》第8（3）条采取了广义解释，认为该条款同样适用于，因争议商标之间或者其所指定商品项目相似而构成相似的情形。

　　JOHN MILLS公司不服该裁定结论，提起上诉。2018年10月15日，（欧盟）普通法院公布第T-7/17号判决。判决中，法院对《欧盟商标条例》第8（3）条规定的“商标”概念采取字面解释方式，认为此处应理解为，要求外国商标（在先商标）与争议申请的标志必须一致，即，完全相同。此外，为支持上述结论，法院参考了《共同体商标条例（第40/94号）》起草过程中的准备文件。其中一份文件明确指出，未采纳某代表团提出的、该规定也应适用于“类似”商品上使用“相似”商标的情况。法院认为，《欧盟商标条例》第8（3）条的规定本身清楚明确，无需援引，其他诸如《保护工业产权巴黎公约》第六条之七，等解释性材料加以澄清。因此，法院判决，鉴于争议商标之间并不完全相同，仅构成相似，不属于《欧盟商标条例》第8（3）条的适用情形。

　　然而，欧洲法院则认为，为正确理解适用《欧盟商标条例》第8（3）条，必须考虑《保护工业产权巴黎公约》第六条之七的规定。因为欧盟是世界贸易组织成员，有义务遵守《与贸易有关的知识产权协定（TRIPS）》，而该协定要求其成员遵守《巴黎公约》第一至第十二条的规定。

　　研究过相关法条的设立背景之后，欧洲法院指出，《巴黎公约（法语版）》第六条之七使用“cette marque”这一表述指代在先商标，1958年里斯本文本（在本次大会上新增该条款内容）中已明确指出，该条款所称的“在先商标权人的代理人或代表人申请注册的商标”，包括欲申请商标与在先商标构成相似的情况。

　　因此，欧洲法院认定，《欧盟商标条例》第8（3）条（及其来源条款——《巴黎公约》第六条之七）不仅适用于“双一致”情形——“商标一致”和“商品/服务项目一致”，原则上，也适用于构成“相似”的情形。就这一点而言（笔者认为这一理由是有说服力的），欧洲法院明确指出，“如果将《欧盟商标条例》第8（3）条理解为，仅适用于争议商标相同（且指定使用的商品/服务类别也相同）的情况，那么会让人对《欧盟商标条例》的整个架构产生怀疑。因为这会导致外国商标权人无法依第8（3）条，对其代理人或代表人未经许可注册与其在先商标相似的标志的申请行为，提出异议；而该代理人或代表人，却可以依同一条例第8（1）（b）条的规定，以在先外国商标权利人在该代理人或代表人的申请之后在欧盟注册在先外国商标的申请与其商标申请构成类似为由，要求驳回在先外国商标权利人的（欧盟）申请”。

　　基于以上分析，欧洲法院同意上诉人的上诉理由，认定本案情况属于《欧盟商标条例》第8（3）条的规范范畴，应驳回争议商标申请。

　　本案判决的重要意义在于，首次明确了外国商标权人有权禁止其代理人或代表人申请商标注册的条件。简言之，商标权人要行使以上权利，应当同时满足以下所有条件：

　　首先，在实行商标注册制度的国家中，能够实施该项权利的权利人必须是在《巴黎公约》缔约国或世界贸易组织成员国拥有商标权的权利人；

　　其次，提交争议商标申请之前，在先商标权利人与争议商标申请人之间已经存在商业联系。就这一点而言，已经达成共识，此处的“代理人”和“代表人”概念应做广义解释，即也包含诸如，本案中出现的分销商，等情形；

　　最后，也是本案判决首次明确的，该规则不仅适用于“双一致”情形——商标和商品/服务项目均一致；对于商标之间以及所指定的商品/服务项目之间构成相似的情况，同样适用。

　　满足以上所有条件，即可适用《欧盟商标条例》第8（3）条和《巴黎公约》第六条之七的规定，除非存在该条款规定的例外——该代理人有正当理由或者已取得相应外国商标权利人的授权（依笔者之见，须为明示授权）。