【编者按】与世界上大多数国家和地区一样，欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿（ELZABURU）每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例，并对每一案例进行简要点评，以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性，我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版，方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

　　【背景】

　　2011年4月25日，Joaquín Nadal向欧盟知识产权局申请注册欧盟商标（如图一所示），指定第25、35和39类商品和服务。图一　　土耳其公司Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS （以下简称“KOTON”）对上述欧盟商标申请提出异议，认为该申请与其在先马耳他国家商标，以及国际商标在部分欧盟成员国的指定生效商标（如图二所示，指定第18、25 和35类）存在混淆误认风险，应予驳回。图二　　异议部门裁定部分支持KOTON的异议申请：驳回被异议商标申请在第25类和第35类上的商品和服务项目指定，但维持第39类服务项目。2014年11月5日，被异议商标在第39类服务上获准注册。上诉委员会维持该异议裁定。2014年12月5日，KOTON向欧盟知识产权局提出商标注册无效申请，理由是争议商标权人提交商标申请之时存在恶意，应认定争议注册商标（指定第39类服务项目）无效。

　　无效部门驳回了无效宣告申请，随后上诉委员会也维持了无效部门的裁定结论，并给出如下理由：尽管争议注册商标与KOTON在先商标类似，并且在先商标已经具备一定知名度，但鉴于在先商标指定的商品和服务项目（第18、25和35类）与争议商标获准注册的服务项目（第39类）既不相同也不类似，因此，不存在恶意注册。

　　2017年11月30日，欧盟普通法院（General Court）判决驳回KOTON上诉（案件号：T-687/16）。普通法院认为，尽管争议双方之前曾有过商业合作关系、且争议注册商标权利人知晓上诉人在先商标，但鉴于“争议商标注册的服务项目与在先引证商标完全不同，因此不存在造成混淆误认的风险”，因此本案不符合《欧盟商标条例（第207/2009号）》第52（1）（b）条（现行《欧盟商标条例（第（EU）2017/1001号）》第59（1）（b）条）规定的绝对无效情形。

　　欧洲法院（Court of Justice）受理了KOTON的上诉请求，最终判决上诉理由成立，并推翻了此前欧盟知识产权局上诉委员会的裁定以及普通法院的判决。

　　【结论】

　　欧洲法院指出，认定存在“恶意（bad faith）”的前提是，商标申请人在提出申请时存在不诚信（dishonest）的主观故意。另外，《欧盟商标条例（第207/2009号）》第52（1）（b）条的设置目的是，禁止申请人以非诚实信用注册商标的方式，故意或企图损害第三人利益；或者，尽管不针对特定第三人，申请人试图获得商标专有权的目的并非为了实现注册商标的功能（特别是区分商品来源的核心功能）。

　　欧洲法院强调，“申请人主观故意”是认定存在恶意的关键。法院同时指出，尽管属于主观意图因素，但仍应在考虑案件全部事实（包括存在混淆误认的风险及其他）的基础上进行客观判断。虽然欧洲法院第C-529/07号裁定书（2009年6月11日）指出，认定申请人恶意时应当考虑混淆风险等因素，但不能因此得出，在（欧盟）内部市场销售或提供的相同或类似商品/服务项目上，存在与欲申请商标相同或相似的在先标志且足以造成混淆误认，是认定申请人存在恶意的前提。

　　经过以上分析，欧洲法院认定，“申请人主观恶意”，与“存在混淆误认风险”（《欧盟商标条例》第8（1）（b）条）属于不同的无效理由。依据前者提出无效申请，不要求申请人在相同或相似商品和服务上有在先商标权，也无需证明二者（在先引证商标与争议注册商标）存在混淆误认风险。因此，法院判决，“即使第三人使用的商标与争议商标之间不存在混淆误认风险，或者第三人未使用与争议商标相同或类似商标，依具体案件其他事实能够形成相关和一致性证据的，可以认定申请人存在恶意”。

　欧洲法院接着明确了，判断申请人主观意图的时间点是提交商标申请之日。本案审理时特别关注的一点事实是，争议商标最初提交申请时，指定商品和服务类别除第39类外，还包括KOTON在先商标（包含类似文字和图形元素）实际使用的第25类和第35类纺织品领域。

　　综上，欧洲法院认定，尽管争议商标最终注册的第39类服务与在先引证商标的商品和服务不构成相似，且普通法院在其判决中查明的事实——提交注册申请背后的商业逻辑以及导致申请提交的事件发生顺序等——无误，但普通法院未能全面审查上述事实，并认定存在恶意的前提是在与争议商标注册的相同或类似商品和服务上存在相同或相似在先标志——是对《欧盟商标条例》第52（1）条的过于严格解释。最终，欧洲法院判决支持上诉申请。

　　【评述】

　　2009年6月11日，欧洲法院第C-529/07号裁定明确指出，判断申请人提交申请时是否存在恶意，其中一个需要考虑的因素是，“在提出争议申请前，申请人明知或应知第三人已经至少在一个成员国市场内、在相同或相似商品上长期使用与其申请注册商标相同或类似的标志，并足以构成混淆误认”。

　　从上述表述推断，似乎认定存在恶意的事实因素与认定商标之间存在混淆误认风险的相对无效理由所依据的事实因素是相同的。然而，本案判决完全消除了这一问题上的所有不确定性，明确指出，混淆相似并非认定存在恶意的必要因素。还应注意到，在本案之后，2019年11月13日，欧洲法院第C-528/18 P 号裁定（OUTSOURCE 2 INDIA案，具体内容可参考我们对本案的评论文章《【欧盟商标】存在准合同关系的一方恶意抢注对方商标（C-528/18 P）》）再次肯定了这一结论。

　　尽管“恶意”这一概念本身具有不确定性，并且申请人意图具有主观性，但仍应通过分析申请人在申请商标过程中的具体情况，客观判断是否存在恶意。此外，进行评估时，不应将冲突商标之间是否混淆相似或者使用在相同或类似商品或服务上作为前提。否则，欧洲法院一开始就应当驳回KOTON的上诉，因为欧盟知识产权局和普通法院都已经明确认定，争议注册商标所涵盖的服务项目（第39类运输服务等）与在先引证商标的商品项目（第25类服装等）既不相同也不类似。

　　欧洲法院采取了完全不同的审查方向。虽然在我看来，冲突商标及其涵盖的商品或服务项目等是否与在先商标构成混淆相似，属于判断存在恶意时应考虑的因素，但这只是因素之一，而非唯一。判断存在恶意的根本和决定性因素是，申请人提交申请时的“主观故意”。正如从本案判决可推断出的，经过全面分析，申请人申请争议商标的目的是涵盖申请人应当知晓的、在先商标所使用的贸易领域相关的商品和服务项目，因此应认定存在恶意。基于商业逻辑判断，争议商标注册的第39类（运输服务等，未明确领域）应与其欲注册的其他类别（即第25类的服装等）所在领域相关。

　　最后，2019年普通法院通过多项判决，对判断申请人恶意需要考虑的各项因素提供了更详细的定义，包括：T-795/17（2019年5月14日），T-3/18和T-4/18（2019年5月23日），T-772/17（2019年7月12日），T-773/17（2019年7月12日），以及T-774/17（2019年7月12日）等。

　　【参考】

　　《【欧盟商标】存在准合同关系的一方恶意抢注对方商标（C-528/18 P）》

　　编译：刘丹，艾萨博睿法律顾问　　来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权