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恢复真正商标权人对商标的所有权
日期:2021-06-17

【编者按】与世界上大多数国家和地区一样,欧盟法院的裁决对于理解欧盟法律规范有着重要的指导意义和预测价值。艾萨博睿(ELZABURU)每年初汇总发布前一年欧盟法院典型案例,并对每一案例进行简要点评,以期对客户和合作者理解欧盟知识产权规范有所助益。鉴于中国客户和合作伙伴的重要性,我们尝试以每周一案的方式发布典型案例的中文版,方便中国伙伴及时获知相关最新信息。

  【背景】

  欧盟图文商标“SHOWER GREEN”(注册号:009679093)于2011年1月24日提交申请,并于2011年8月29日获准注册。

  Esteban Torras Ferrazzuolo(以下简称“原告”)依据《欧盟商标条例(第207/2009号)》第18条(未经许可,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标注册为共同体商标,被代理人或者被代表人有权要求该注册商标的所有权,代理人或者代表人有正当理由的除外)和《西班牙商标法(第17/2001号)》第2.2条(第三人通过欺诈行为或者违反法律或合同义务注册商标,自该商标申请注册之前、自注册公告之日起五年内或者自该注册商标以本法第39条的方式实际使用之日起,被侵权人有权向法庭起诉要求取得该注册商标所有权),向阿利坎特欧盟商标法院提起诉讼,诉称自己是该商标的真正所有权人,要求取得涉案商标的所有权。

  一审法院驳回原告诉求,认为本案涉及的欧盟商标所有权争议不适用《西班牙商标法》,只能适用《欧盟商标条例》。但是,争议商标的申请人并非原告的代理人或者代表人,因此法院认为本案不构成第18条规定的情形。

  该案随后上诉至欧盟商标上诉法院。上诉判决支持原告诉求,认为本案可以适用西班牙法律,并判决原告为涉案商标的所有权人。上诉法院认为,《欧盟商标条例》第16条规定“共同体商标(即现在的‘欧盟商标’)作为物权客体,在整个共同体领域(欧盟)内,其整体应当视为,在相关日期该共同体注册商标所有权人居住地或经营地的成员国的国家注册商标”,因此,所有权人居所地位于西班牙的欧盟注册商标权争议,应适用《西班牙商标法》第2.2条的规定。  西班牙最高法院受理案件申诉后,请求欧洲法院解释《欧洲联盟运作条约》第267条的规定,以解决本案争议。依请求,欧洲法院作出第C-381/16号裁定。现在,最高院根据上述裁定结论,对本案争议作出终审判决。

  【结论】

  最高院采纳了欧洲法院的解释,认定欧盟商标所有权人居所地位于西班牙的,该商标所有权争议应当适用《西班牙商标法》第2条的规定。

  《欧盟商标条例》第18条规定:“未经许可,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标注册为共同体商标,被代理人或者被代表人有权要求该注册商标的所有权”。原则上,基于上述理由提起诉讼的,应适用该法条规定。但是,除第18条规定情形之外的其他情形,则不属于欧盟法律规范的范畴。

  《欧盟商标条例》第16条规定欧盟商标权是物权客体,在欧盟全部领域内该商标权作为一个整体,等同于其权利人(住所地、居住地或营业地)所在成员国的国家注册商标权。依据欧洲法院对该法条的解释,对于《欧盟商标条例》第18条规定情形之外的情形,属于该条例第16条规定的范畴,即应适用所在成员国的国家法律,解决有关恢复欧盟商标所有权的争议。

  鉴于欧洲法院已经在其裁定(C-381/16)中确认,《西班牙商标法》第2.2条的规定(注册商标侵犯他人权利或违反法定或约定义务),并不与《欧盟商标条例》第16条和第18条的规定相冲突,因此,西班牙最高院判决,欧盟商标上诉法院的判决并未违反《欧盟商标条例(第207/2009号)》第16条的规定(提起申诉的唯一理由)。

  类似地,本案判决简要总结了可以依据《西班牙商标法》第2条要求恢复所有权的合法情形。具体包括:当事人之间存在在先关系(代理人或代表人未经许可注册商标,或者概括来说,破坏了信任关系),或者注册商标行为不当利用他人已经取得的声誉等。

  【评述】

  欧洲法院已经在其裁定中明确指出,要求恢复欧盟商标所有权的争议情形属于《欧盟商标条例》第18条规定之外的情形的,应当适用争议商标所有权人所在成员国的法律规定处理。如果适用的是西班牙法律,被侵权人的权利能够更大程度受到保护,因为不仅对于代理人或代表人未经被代理人或被代表人许可注册欧盟商标,而且对于行为人通过欺诈行为、或者违反法定或约定义务注册欧盟商标等,被侵权人均可以要求恢复其对争议商标的所有权。

  现行《欧盟商标条例(第(EU)2017/1001号)》第19条作出了相同的规定,即物权范畴下,欧盟商标视为所有权人所在成员国的国家注册商标。因此,尽管《欧盟商标条例(第207/2009号)》已为现行法律所取代,本案关于商标所有权争议适用法律的认定依然有效。

  【参考】

  《【欧盟商标】依西班牙商标法律要求恢复欧盟商标所有权(C-381/16)》

  编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问  来源:艾萨博睿(ELZABURU)知识产权