编者按：Genentech签订了一项技术许可协议，获得一项专利技术的非独占许可使用权，用于生产一种医药产品并投放于美国和欧盟市场。该技术已申请一项欧洲专利和两项美国专利，但是在上述许可协议有效期内这三项专利都被撤销了。详细内容请往下看！

【背景】Genentech签订了一项技术许可协议，获得一项专利技术的非独占许可使用权，用于生产一种医药产品并投放于美国和欧盟市场。该技术已申请一项欧洲专利和两项美国专利，但是在上述许可协议有效期内这三项专利都被撤销了。许可协议规定，除缴纳一次性许可费和每年固定数额的研究费外，Genentech还应支付“分期提成（running royalty）”，数额相当于使用被许可技术制造的产品净销售额的0.5%。在许可协议有效期间，Genentech始终未支付分期提成费用。因此，许可协议的许可方按照许可协议条款提起一系列仲裁。2012年9月5日，独任仲裁庭作出第三部分仲裁裁决，要求Genentech支付许可协议有效期间的分期提成费用。2012年12月10日，Genentech向（法国）巴黎上诉法院起诉，要求裁判上述仲裁裁决无效。巴黎上诉法院中止案件审理，请求欧盟法院就以下问题作出初步裁定（preliminary ruling）：根据一项技术许可协议，被许可人应当支付一项受专利保护的技术的使用费，但是该专利随后被撤销，在此情况下，是否可以引用《欧洲联盟运行条约（Treaty on the Functioning of the European Union）》第101条的规定（第101条是有关“反不正当竞争”的条款，译者注），认定该许可协议无效？

【发现】本案审理过程中，Genentech提出，按照涉案许可协议条款，其应当支付所述“分期提成”的前提条件是，如果未签订该许可协议，其生产、使用或者销售产品的行为就会侵犯许可协议涉及的专利权。因此，第三部分仲裁裁决在其未侵犯有关专利权的情况下，仍然要求其支付“分期提成”，属于不当裁决，违反了公平竞争法。鉴于此，欧盟法院认为巴黎上诉法院提交问题的前提条件还应当包含“未侵犯被许可权利的情况”。因此，欧盟法院将本案要求作出初步裁定的问题修正为：在许可协议有效期内，发生“保护被许可技术的专利被撤销”或者“被许可人并未侵犯许可技术涉及的专利权”的情况时，能否引用《欧洲联盟运行公约》第101条，解除该许可协议相应的合同义务？“Ottung”案（案件号：C-320/87）中，欧盟法院处理过类似争议并裁决，如果一项许可协议允许被许可人履行合理通知义务后可终止协议，那么协议中有关“在本协议有效期内，支付许可费用”的条款就不属于《欧洲联盟运行条约》第101条的禁止范围。欧盟法院的理由是，无论实际上许可人的工业产权能否用以对抗被许可人，只要在该许可协议有效期间，被许可人就应当履行支付许可费用的义务。基于上述案件的裁决，欧盟法院认为既然“在许可协议允许被许可人履行合理通知义务后可终止协议的情况下，即使在该协议有效期内所涉工业产权效力终止，也不影响被许可人的支付义务”，那么，当所涉工业产权仍然有效时，更不能影响被许可人的支付义务了。因此，只要许可协议允许被许可人履行合理通知义务后可终止协议，无论是Genentech在仲裁审理过程中提出的“未侵犯专利权”的理由，还是“专利随后被撤销”的理由，都不会影响在许可协议有效期内被许可人履行支付许可费用的义务。并且，在这种情况下，要求被许可人履行支付许可费义务，不属于限制公平竞争。

【评述】欧盟法院认为在许可协议允许被许可人履行通知义务后可终止协议时，要求被许可人在上述协议有效期内履行支付许可费用，不违反自由竞争原则。协议双方协商一致自愿签订协议履行和终止条款，且其协议内容并未歪曲竞争或者产生不当竞争利益，因此不属于限制竞争的行为。同时，欧盟法院认为尽管“专利被撤销”的行为有溯及力，并不影响协议本身的有效性，也就是说协议本身的有效期可以超出设立该协议所依据的工业产权的有效期。

编译：李方茜，艾萨博睿实习生 审校：刘丹，艾萨博睿法律顾问 来源：艾萨博睿（ELZABURU）知识产权