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无效申请程序举证责任
日期:2019-05-22

编者按:2003年11月28日,Easy Sanitary Solutions公司向欧盟知识产权局提交一项共同体外观设计注册申请,外观设计产品是淋浴喷头。2009年9月3日,I-Drain公司对上述注册外观设计提出无效申请,理由是该外观设计缺乏新颖性和独特性。结果如何?请往下看!

【背景】2003年11月28日,Easy Sanitary Solutions公司(以下简称“ESS公司”)向欧盟知识产权局提交一项共同体外观设计注册申请(申请号:000107834-0025),外观设计产品是淋浴喷头(如图一所示)。图一2009年9月3日,I-Drain公司(Nivelles NV集团公司前身)对上述注册外观设计提出无效申请,理由是该外观设计缺乏新颖性和独特性,同时提交Blücher公司目录图片(如图二所示)作为证据。图二2010年9月23日,欧盟知识产权局无效部审查后发现,ESS公司的注册外观设计包括一个平板、一个收集器和一个排水虹吸管,(正常使用时)唯一可见部位是平板的顶部。由于该平板顶部设计与Blücher公司目录图片中间的一个图形一致,因此,无效部认定争议注册外观设计不具有新颖性。

2010年10月15日,ESS公司对上述认定结论提出上诉。欧盟知识产权局上诉委员会撤销该认定结论,认为争议注册外观设计与Blücher公司目录图片中间的图形设计并不完全一致,二者差别并非无关紧要,因此具有新颖性。2013年1月7日,Nivelles集团公司向欧盟普通法院(General Court)提起诉讼,要求撤销上诉委员会决定。

2015年5月13日,欧盟普通法院作出第T-15/13号判决,支持Nivelles集团公司的诉讼请求,撤销上诉委员会认定争议注册外观设计具有新颖性的决定。ESS公司于2015年7月11日(案件号:C-361/15 P)、欧盟知识产权局于同年7月24日(案件号:C-405/15 P)分别就欧盟普通法院的判决向欧洲法院(Court of Justice)上诉。

【结论】欧盟知识产权局认为,欧盟普通法院要求欧盟知识产权局依据无效程序申请人提交的证据重建在先外观设计产品,违反了共同体外观设计无效程序“举证责任和取证责任”原则。欧盟知识产权局同时指出,欧盟普通法院要求欧盟知识产权局合并提交证据中不同外观设计要素,并依此得出在先外观设计的整体外观,违反了共同体外观设计有关新颖性判断的规范。欧洲法院审理后认为,欧盟普通法院要求欧盟知识产权局基于无效程序申请人提交证据重建在先外观设计产品,并以此评估争议注册外观设计新颖性,与法律规定不符。同时,欧洲法院认定,Nivelles集团公司并未在提出无效申请时提交所引用外观设计产品的完整外观,而这一证据是判断争议注册外观设计是否满足新颖性要求的关键。但是,鉴于得出这一判决的其他法律依据是正确的,欧洲法院并未因此推翻欧盟普通法院的判决。ESS公司在上诉状中指出,欧盟普通法院判断在后外观设计新颖性时,作为对比基础的在先外观设计实际应用在与在后外观设计不同的产品上,违反了《欧盟理事会关于规范共同体外观设计的条例(第(EC)6/2002号)》的规定。欧洲法院认定欧盟普通法院的上述判决不存在错误,因为评估外观设计新颖性,与作为对比基础的在先外观设计实际使用或者应用的产品类别无关。

【评述】欧洲法院虽然驳回了该案的两项上诉(ESS公司上诉和欧盟知识产权局上诉),但是纠正了欧盟普通法院判决中的错误,澄清了共同体外观设计相关概念。具体而言,该判决澄清共同体外观设计无效程序中的举证责任问题,即无效程序申请人未能提供有效证据时,欧盟知识产权局不应支持申请人的诉求,也没有义务自主确定提交的数个外观设计中哪个与本案相关。因此,依照该判决,主张一项注册外观设计无效的申请人应当清楚指明其主张所依据的在先外观设计,并提供能完整展示该在先外观设计的证据材料。

编译:刘丹,艾萨博睿法律顾问来源:艾萨博睿(ELZABURU)