2024 年 6 月 17 日, Island 知识产权有限公司 (以下简称 "Island" ) 就该公司诉美国交易控股公司 (TD Ameritrade) 案提交了一份要求重新审理和联席重审的联合请求书. 本案涉及地方法院在对一起侵权案作出专利不合格的简易判决时未能提供有理有据的决断.

 

与本案相关的是, 地方法官在其报告和建议中宣告了美国专利第 7509286 号 (简称: 第 286 号专利) 的权利要求 1 无效, 并对简易判决进行了粗略分析, 未提供 Alice 测试步骤 2 分析报告, 也未对支持权利要求的非传统, 非常规和创造性方面的 1400 多页证据进行任何分析.

 

地区法院随后通过了地方法官的报告, 但错误地描述了 Island 的陈述, 仅评论说 Island 的所有证据都 "不成立" , 仅此而已.

 

在上诉中, 美国联邦巡回上诉法院没有纠正任何这些缺陷, 而是根据联邦巡回上诉法院规则第 36 条发布了一项命令简单的 "维持原判" 声明, 仅此而已.

 

因此, 本案是专利案件日益偏离民事诉讼程序规范的典型案例, 说明有必要在地方法院和上诉法院层面也像其他民事案件一样正确适用 "美国联邦民事诉讼程序规则" , 以便提供 "有理有据的判决" .

 

Island 公司的请求书特别提出了以下两个法律问题:

 

法院在作出简易判决时是否可以不考虑 "美国联邦民事诉讼程序规则" 第 56 条 (Fed. R. Civ. P. 56) , 尤其是第 56 条关于适用所有有利于非动议方的推论的要求?

 

法院不根据 Alice 公司诉 CLS 国际银行案的测试步骤 2 进行合理分析, 是否可以在简易判决中将专利认定为不合格?

 

法庭之友可在 2024 年 7 月 1 日前提交支持案情摘要. 利益相关者可以支持上诉法院合议庭受理此案, 以解决这些重要问题.

 

事实背景

 

第 286 号专利涉及现金存款扫描和保险存款金融技术. 事实证明, 该专利在保险现金存款行业取得了巨大成功, 已被授权给该行业的许多大公司. 经过 15 年涉及许多大型律师事务所的诉讼, 没有人发现有任何现有技术指导过这种特定的, 创造性的利息分配程序方法, 从而如第 286 号专利权利要求 1 的步骤 F—H 中所体现的那样, 使累积存款账户中能够使用分级利率.

 

2021 年, Island 公司在德克萨斯州东区联邦地区法院对美国交易控股公司提起专利侵权诉讼. 在证据调查结束后, 美国交易控股公司根据第 101 条提出了简易判决无效的动议. 地方法官根据一份报告 ( "地方法官报告" ) 批准了该动议, 该报告仅用了两句话建议认定第 286 号专利权利要求 1 无效. 该报告忽略了 Island 公司提供的 1400 多页证据, 其中包括:

 

专利审查员认为, 为累积账户确定分级利率的详细方法具有创造性, 新颖性, 且没有最新的现有技术能解决该问题;

 

另一地区法院曾认定, 该发明为计算机环境中必然出现的技术问题提供了技术解决方案 (Island 知识产权有限公司诉德意志银行股份公司, 2012 年 2 月 6 日纽约州圣迭戈区法院, 2012 WL 386282) ;

 

双方专家均证明其权利要求包含创造性概念; 以及

 

该发明获得了令人难以置信的商业成功和行业认可.

 

更重要的是, 地方法官的报告中根本不包含第 286 号专利的 Alice 测试步骤 2 的方法.

 

地区法院不顾 Island 公司的反对, 签发了一份 5 页的决议 ( "决议" ) , 采纳了地方法官的报告. 该决议没有解决双方对第 286 号专利所涉及的技术挑战和技术解决方案以及所主张发明的非传统, 非常规和创造性方面的许多实质性事实争议. 尽管 "美国联邦民事诉讼程序规则" 第 56 (a) 条要求法院: "在记录中说明批准或驳回简易判决动议的理由" , 但该决议未对 1400 页有利于 Island 的证据从对其最有利的角度解释为何不足以产生可争论的事实问题.

 

地区法院未能适用 "美国联邦民事诉讼程序规则" 第 56 条的简易判决标准, 这是可以撤销的错误. 地区法院完全无视第 56 条的规定, 作出了不利于非动议方 Island 的事实认定, 但没有作出合理解释 (甚至没有作出任何解释) , 也没有对 Island 的有力证据给出任何合理推论.

 

地区法院在决定专利适格性的简易判决时, 也没有根据 Alice 测试步骤 2 的方法进行任何分析 (更不用说合理的分析) , 这也是可撤销的错误.

 

而联邦巡回上诉法院合议庭的维持原判只作出简单的维持原判的决议, 没有纠正下面的错误. 因此, 请求合议庭和/或全席法庭重新审议, 以撤销并发回即决判决.

 

分析

 

在本案中, 至少联邦巡回上诉法院上诉规则第 36 条存在问题. 第 36 条允许联邦巡回上诉法院 "作出无意见的维持原判决议" . 联邦巡回上诉规则第 36 条在这样做的时候, 就像本案的情况一样, 法院通常只用一个词或一句话就维持了下面的判决: 除此之外, 没有其他. 联邦巡回上诉法院对可援引该规则的案件类型仍有限制——要符合第 36 条即决认可的条件, 预期判决必须不具有先例价值, 且必须满足以下 5 个其他条件之一:

 

被上诉的初审法院判决, 裁定或决议所依据的调查结果无明显错误;

 

支持陪审团评判的证据充分;

 

事实支持简易判决, 指令判决或诉状判决;

 

根据授权复审申请的法规中的复审标准, 行政机构的决定应予以维持;

 

作出的判决或决议没有法律错误.

 

本案中, 联邦巡回法院合议庭缺乏合理解释是尤为突出的问题, 因为地方法官和联邦巡回上诉法院法官均未对第 286 号专利的权利要求 1 进行过任何 Alice 测试步骤 2 的分析, 而是通过过度简化权利要求和未考虑其权利要求所需条件而草率地驳回了所有记载证据. 因此, 对于该权利要求为何未能充分陈述创造性概念, 以确保该权利要求作为一个整体大大超出 Alice 测试法的司法例外本身, 下级法院和上诉法院的记录都缺乏任何合理的解释.

 

联邦巡回法院在未根据第 36 条规定作出解释的情况下维持下级法院的判决, 这与最高法院所概述的, 巡回上诉法院所认可的上诉审查所依据的公平和正义的基本原则相悖. 这是因为上诉法院的核心职能是伸张正义, 而不仅仅是处理案件. 正如大法官卡多佐 (Cardozo) 所解释的, 上诉法院有着解释判决的悠久传统——不仅仅是 "宣布人与人之间的正义, 而是解决法律问题" .

 

最高法院经常警告上诉法院要做得更好. 例如, 在卡特诉斯坦顿案 (Carter v. Stanton) 中, 最高法院撤销了地区法院的决议并发回重审, 因为地区法院的决议 "在相关事实或法律方面不透明且缺乏解释阐述" .

 

从根本上说, "当事人有权知道 (即决) 判决所依据的理由... 如果不是为了其他目的, 而是为了确保有意义的上诉审查" . 在此, Island 公司有权知道简易判决所依据的理由. 由于地方法官的报告或地区法院的决议中没有对第 286 号专利的权利要求 1 进行任何 Alice 测试步骤 2 的分析, Island 公司被剥夺了对简易判决进行有意义的上诉审查的权利. 联邦巡回上诉法院上诉规则第 36 条的确认更是雪上加霜——虽然下级法院没有提供必要的分析, 但它却批准了下级法院的判决, 而巡回上诉法院本身也没有提供任何合理的解释.

 

合议庭的决议与大多数其他巡回上诉法院的做法相冲突

 

合议庭在本案中根据第 36 条规定使用了 "维持原判" 的做法与大多数其他巡回法院的做法相冲突, 并不断受到最高法院的多次质疑. 第一巡回区, 第二巡回区, 第三巡回区, 第四巡回区, 第六巡回区, 第七巡回区, 第九巡回区和第十一巡回区的内部规则或惯例都要求在作出裁决时作出解释.

 

此外, 包括第五巡回上诉法院和联邦巡回上诉法院在内的所有巡回法院都承认地区法院有必要提供支持其决议的理由, 并支持在没有理由或理由不充分的情况下撤销决议.

 

近年来, 至少有 20 份向最高法院提出的移送申请对第 36 条的确认表示关切. 法院按照第 36 条的做法造成的一系列问题已得到强调. 然而, 关于第 36 条的讨论所强调的一个关键问题是第 36 条确认发布所产生的模糊性和混乱性. 所有人都认为, 联邦巡回上诉法院对简易确认的使用已经超出了第 36 条规定的范围. 尽管如此, 法院仍然经常援引第 36 条, 包括在某一方立场的正确性远未明确的情况下.

 

结论

 

上诉法院的首要目标是伸张正义, 而不仅仅是机械地完成司法程序. 联邦巡回上诉法院应重新评估其目前的做法, 并纠正其非法依赖第 36 条简易确认规则的通病. 联邦巡回上诉法院的合议庭目前滥用了第 36 条程序, 这对受影响的申请人和整个司法系统都是不公平的. 除非联邦巡回上诉法院最终纠正这种滥用行为, 否则它很可能会成为最高法院在即将到来的任期中纠正的目标. (编译自 ipwatchdog. com)

 

翻译: 吴娴　校对: 王丹



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